Come si tutela un marchio d’impresa

I danni che possono derivare ad un’impresa dalla contraffazione del proprio marchio o da un suo uso improprio possono essere sono enormi; l’uso illegittimo di un marchio può indurre in errore il potenziale acquirente che, credendo di trattare con l’impresa vittima della contraffazione, si troverebbe ad interagire con un terzo.

Per questo, è fondamentale per ogni impresa proteggere adeguatamente il proprio marchio, con tutti i mezzi che l’ordinamento mette a disposizione. La prima cosa da sapere è che la registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma è necessaria per poter esercitare i diritti che la legge riconosce al titolare del marchio.

Con questa si impedisce infatti a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, e quindi permette a un’impresa di tutelarsi nei confronti della copia, imitazione o contraffazione del marchio, cioè di proteggersi contro tutte le condotte che rendono “confondibili” i marchi agli occhi dei consumatori.

Inoltre, la registrazione conferisce la titolarità in capo all’avente diritto di stipulare accordi di licenza, cioè di concedere l’utilizzo del marchio temporaneamente a terzi.

Analizziamo i vari passaggi previsti dalla legge per tutelare il marchio:

La registrazione del marchio

Innanzitutto, con la registrazione presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) o l’E.U.I.P.O. (European Union Intellectual Property Office) andranno specificate le classi e le sottoclassi dei prodotti e dei servizi ai quali estendere la tutela del marchio registrato. Si tratta di un adempimento di estrema importanza, da cui dipende la stessa efficacia ed incisività della protezione offerta da questo strumento.

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Come si registra un marchio

Una volta che il marchio è registrato, dunque, il titolare del segno distintivo ottiene una serie di diritti esclusivi sull’utilizzo del marchio. A tali diritti, peraltro, corrisponde un ampio ventaglio di strumenti e azioni per assicurarne l’effettiva tutela.

La procedura di opposizione

In primo luogo, il titolare di marchi o diritti anteriori potrà attivare la procedura di opposizione alla registrazione di un nuovo marchio, prevista dagli articoli 177 e seguenti del Codice della proprietà industriale. Si tratta di un procedimento amministrativo con cui, in buona sostanza, si chiede all’Ufficio preposto di rifiutare la registrazione di un nuovo marchio depositato da un terzo.

Le ragioni più frequenti per l’attivazione di tale procedura sono, ad esempio, l’identità o la somiglianza del nuovo marchio al proprio e quella dei beni e servizi rivendicati ai propri. In questi casi, infatti, ci sarà il rischio di confusione o associazione fra i segni dei due imprenditori nel pubblico di riferimento.

Nei casi specifici di registrazione internazionale estesa all’Italia o di registrazione nazionale anticipata per richiesta di estensione della protezione del marchio all’estero, inoltre, sarà possibile chiedere di annullarne gli effetti.
Con l’opposizione si possono bloccare sul nascere eventuali azioni ai propri danni in modo particolarmente agile ed economico, prescindendo dal ricorso ai tribunali. Si pensi, al riguardo, al fatto che tale azione a tutela del marchio registrato può essere presentata anche online.

Essenziale sarà, però, il rispetto del termine perentorio di tre mesi, che decorre tendenzialmente dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione ed entro il quale va necessariamente avviata l’azione.
Altro requisito fondamentale è la motivazione della domanda di opposizione, per cui occorrerà indicare le ragioni ed i diritti che ne costituiscono il fondamento.

Ai sensi dell’art. 182 del D.lgs. 30/2005, infine, il provvedimento con cui l’U.I.B.M. decide sull’opposizione è comunicato alle parti, le quali hanno facoltà di impugnare la decisione con un ricorso alla cosiddetta “Commissione dei ricorsi”.

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La tutela del marchio in giudizio

Ad ogni modo, al di là di quanto appena visto, il marchio potrà essere tutelato anche dinanzi a un giudice. Anche in questo caso, le azioni a tutela del marchio di impresa sono diverse.

• In primo luogo, ad esempio, si potrà chiedere al giudice di accertare la nullità o la decadenza di un marchio. In tal caso, sarà effettuato un controllo sulla validità della privativa industriale.
• In secondo luogo, sarà possibile avviare un giudizio di contraffazione. In questo caso, l’oggetto del processo sarà la violazione dei diritti derivanti dal marchio ad opera di un terzo e si potrà chiedere al giudice di condannare il convenuto, oltreché di irrogargli le sanzioni previste dalla legge.
• Ancora, sarà possibile agire in via cautelare, ossia secondo delle procedure – pur giudiziali – particolarmente agili per richiedere un intervento immediato all’Autorità giudiziaria.
  Ai sensi dell’art. 128 del D. lgs. 30/2005, inoltre, si potrà esperire una consulenza tecnica preventiva.
  Il procedimento consente di ottenere una relazione da un esperto della materia che abbia ad oggetto un inadempimento contrattuale o un fatto illecito (art. 669 bis c.p.c.).
• Se applicabile al caso di specie, si potrà poi ricorrere alla cosiddetta “descrizione”. In tal caso un Ufficiale Giudiziario si recherà presso i locali dove è in atto la presunta contraffazione e redigerà un verbale, anche aiutandosi con dei rilievi fotografici. Si potrà, tra l’altro, chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei prodotti contraffatti, in modo tale da prevenire la circolazione degli stessi.
• Infine, sarà possibile chiedere l’inibitoria. In altre parole, si potrà domandare al giudice di emettere un ordine con cui intimi al contraffattore di interrompere le condotte dannose e di astenersi dal ripeterle.

La tutela del marchio non registrato

Anche il marchio non registrato, tuttavia, gode per certi aspetti della protezione della legge.
Le disposizioni da cui è possibile desumere la tutela del marchio di fatto sono, fra le altre, gli articoli 12 e 28 del D. lgs. 30/2005 e l’art. 2571 del codice civile.

La legge, al riguardo, parla di “preuso” e “preutente”. In sostanza, il soggetto che faccia uso di un marchio non registrato, in modo tale da far acquisire una certa notorietà al marchio, maturerà una serie di diritti esclusivi. In particolare, egli avrà diritto ad usare il marchio nei limiti in cui se ne è di fatto avvalso fino al momento di una successiva registrazione ad opera di terzi.

Dovrà in ogni caso sussistere il requisito della novità, altrimenti egli sarà soggetto alle azioni dei titolari del marchio anteriore (sulla tutela del marchio di fatto si vedano le sentenze Cass. civ. Sez. I Ord., 31/05/2019, n. 14925; Cass. civ. Sez. I Sent., 01/02/2018, n. 2499).

Come chiarito anche dalla giurisprudenza, anche in questi casi, la competenza giurisdizionale per le controversie inerenti al marchio di fatto saranno comunque delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, come riconosciuto dall’art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 12/02/2018, n. 3399)

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Come proteggere la propria azienda

Come abbiamo visto, il marchio d’impresa costituisce un efficientissimo strumento di brand enforcement e di protezione contro le contraffazioni non soltanto verso i prodotti tradizionali, ma anche verso i servizi o prodotti digitali. La via consigliabile è sicuramente quella di registrare il marchio fin da subito.

È vero, infatti, che anche il marchio di fatto è tutelato dalla legge, ma il soggetto che ne invoca la protezione ha l’obbligo di dare prova dell’uso precedente che ne ha fatto e della forza che ha così acquisito quel marchio nel tempo.
Con la registrazione, invece, a fronte di un costo trasparente sarà possibile porsi fin da subito in una posizione di forza, anche in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziali.

Esistono, in ogni caso, gli strumenti giuridici per difendere un marchio dopo averlo registrato e contrastare efficacemente tutti i tentativi di imitarlo o di confondere il consumatore.

• Il primo strumento è rappresentato dalle Azioni stragiudiziali, che si svolgono al di fuori del Tribunale. Chi ritiene leso un proprio diritto si rivolge direttamente al presunto contraffattore e gli comunica l’esistenza di un diritto di esclusiva sull’utilizzo del marchio, invitandolo a non continuare nell’attività illecita. Molte volte una diffida formale inviata da uno Studio legale è sufficiente per interrompere un comportamento illecito o, nel caso, trovare un accordo tra le parti che permetta una coesistenza tra due marchi evitando però la confusione sul mercato, magari a seguito di qualche modifica del marchio successivo.
• Il secondo strumento è l’Azione giudiziale. Chi ritiene leso il proprio diritto può infatti rivolgersi direttamente al Tribunale e intentare una causa per contraffazione, chiedendo al Giudice di proibire al contraffattore di continuare a utilizzare un determinato marchio.

Queste azioni prevedono però due strade distinte: se la contraffazione è iniziata da poco tempo e c’è un’effettiva urgenza di rivolgersi al Tribunale, è possibile attivare un procedimento urgente (procedimenti cautelari). In sostanza, si chiede al Tribunale di attivarsi in tempi strettissimi per decidere rapidamente sulla questione.

Un Giudice potrà, ad esempio, decidere in poche settimana il sequestro della merce in contraffazione o prevedere un divieto d’uso del marchio contestato. In casi di estrema urgenza potrebbe anche inviare nel giro di pochi giorni un proprio Ufficiale ad accertare l’effettiva attività illecita posta in essere da un imprenditore nella propria azienda o in occasione di un evento fieristico, ad esempio.

In alternativa, qualora non vi sia un carattere d’urgenza o non sia possibile dimostrarlo, l’iter giudiziale è quello ordinario. Il Tribunale si mette in moto e si arriverà comunque a una sentenza, ma in tempi più lunghi: una causa di questo tipo (causa di merito) può durare circa 3 o 4 anni. Al termine di questo periodo, il Tribunale si pronuncerà con una sentenza in merito al comportamento illecito.

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